Demanda universitaria muestra cómo las cadenas de suministro globales están interconectadas

Cuando se trata de productos que infringen patentes, los minoristas que los venden son tan vulnerables a acciones legales como los fabricantes que los hacen.

Eso quedó claro para cinco gigantes del retail cuando fueron demandados por los regentes de la Universidad de California este verano por vender un tipo de bombilla por la que UC reclama las patentes.

El producto: bombilla LED con filamento

El producto en cuestión es una bombilla que emplea tecnología LED de filamento para parecerse a la bombilla incandescente tradicional, pero durando mucho más y usando un 90 % menos de energía. Fue desarrollada en el Centro de Iluminación de Estado Sólido y Electrónica de Energía en UC Santa Bárbara, por un equipo liderado por el profesor Shuji Nakamura, ganador del Premio Nobel de Física 2014.

Estrategia legal: demandar a minoristas, no solo al fabricante

Mientras el objetivo habitual de una demanda por infracción de patente es el fabricante no autorizado del producto en cuestión, esa entidad puede ser difícil de alcanzar a través de tribunales de EE. UU. cuando está ubicada fuera del país. Así que UC ha nombrado en su demanda a cinco grandes minoristas estadounidenses que alega venden su bombilla patentada sin permiso: Amazon.com, Bed Bath & Beyond, Ikea, Target Corp. y Walmart.

Al mismo tiempo, a instancias de UC, la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. ha anunciado que emprenderá una investigación sobre la presunta importación y venta no autorizada de la tecnología LED patentada de la universidad.

UC califica su acción legal como una «campaña de cumplimiento de patentes primera en su clase». Pretende «promover el respeto» por los derechos de patente de la universidad, dijeron los regentes.

Inusual: universidad acude a la ITC

La acción es inusual en que un sistema universitario busca alivio de la ITC, curso rara vez seguido por propietarios de patentes académicas. También señala una nueva agresividad por parte de instituciones académicas para defender patentes de productos y tecnología desarrollados bajo sus auspicios.

Para cadenas de suministro globales, la demanda entrega el mensaje de que ninguna parte involucrada en la fabricación, movimiento y venta no autorizada de producto es inmune a acciones legales.

Transferencia de tecnología: función consolidada en universidades

Es común que universidades tengan patentes para productos que posteriormente se comercializan, señala Seth Levy, socio en el bufete Nixon Peabody LLP, que representa a los regentes de UC. La transferencia de tecnología ha sido una función en la mayoría de universidades durante décadas, dice.

Más recientemente, las oficinas de transferencia de tecnología universitarias han estado haciendo un mejor trabajo vetando patentes para productos viables en el mercado, dice Levy. Esa tendencia se alinea con la decisión del sistema UC de volverse más agresivo en hacer cumplir sus patentes en el mundo exterior.

Las universidades son especialmente vulnerables a infracciones de patentes porque los académicos tienden a publicitar sus logros en publicaciones y conferencias. Las empresas privadas, por contraste, son más aptas a mantener elementos clave de sus esfuerzos de I+D bajo llave.

Además, el sector privado tiende a ser más agresivo persiguiendo infracciones de patentes porque amenazan beneficios. «Las universidades existen en un entorno muy diferente», dice Levy. «Su negocio principal no es hacer cumplir TI. Es educación e investigación que beneficia a la comunidad».

No obstante, las instituciones académicas están despertando al valor de sus patentes, y volviéndose más intencionales en proteger los frutos de sus esfuerzos. «Es una tendencia muy importante de cara al futuro», dice Levy.

Casos previos: rara vez la universidad demanda por su cuenta

Hasta ahora, solo ha habido un puñado de casos significativos involucrando cargos de universidades por infracción de patentes. Aunque muchas demandas han involucrado tecnología patentada, la mayoría han sido presentadas por empresas privadas que licenciaron la propiedad intelectual (PI) de las universidades. «Solo en casos muy raros una universidad lo hace por su cuenta», dice Levy.

Eso está cambiando a medida que las universidades se vuelven más conscientes del valor de la transferencia de tecnología. Solo ha sido una «industria artesanal» desde principios de los 80, dice Levy, y las universidades han pasado los últimos 40 años construyendo sus patrimonios de patentes y entendiendo gradualmente las implicaciones comerciales de sus invenciones.

La creación de incubadoras, aceleradores y fondos cautivos para apoyar desarrollo de PI ha impulsado a las universidades a reevaluar el valor de su tecnología.

Los minoristas pueden ser demandados

Para cualquier titular de patente, puede ser difícil alcanzar violadores, especialmente si están más allá de fronteras de EE. UU. o varios niveles arriba en la cadena de suministro. Pero las patentes dan a titulares el derecho a impedir que otros hagan uso de sus invenciones donde sea que ocurra. Y eso significa que los minoristas pueden ser incluidos como demandados. «Si quiere ver dónde existe infracción», dice Levy, «solo necesita ir a tiendas y comprar».

Las empresas tecnológicas privadas son menos propensas a demandar minoristas porque estos son sus clientes directos, señala Levy. Las universidades no están habitualmente vinculadas por esa relación.

Objetivo: acuerdos de licencia con royalties razonables

Los demandantes en los casos de la bombilla UC no están especificando daños. Lo que quieren, dice Levy, son «acuerdos de licencia con minoristas donde se les pague un royalty razonable sobre ventas del producto». El potencial de daños retroactivos es relativamente pequeño porque la tecnología es tan nueva, añade.

Levy dice que UC espera «negociaciones muy rápidas» que eviten una demanda costosa y prolongada contra demandados con bolsillos profundos. Pero incluso si este caso se resuelve pronto, debería servir como recordatorio a largo plazo de los lazos estrechos e interdependencias dentro de cadenas de suministro globales. Cuando un socio recibe un golpe, todos sienten el dolor.