UC amplía demanda por patentes a nuevos minoristas y fabricantes por filamentos LED eficientes

Los regentes de la Universidad de California han expandido su innovadora demanda por infracción de patente contra grandes minoristas y proveedores de innovadoras bombillas LED de filamento, nombrando a un minorista y cuatro fabricantes como demandados adicionales en la acción.

Los regentes alegan que los demandados violaron patentes de UC sobre bombillas duraderas y energéticamente eficientes desarrolladas por investigadores en el Centro de Iluminación de Estado Sólido y Electrónica en UC Santa Bárbara.

La demanda inicial de UC, presentada en 2019, se dirigía a cinco grandes minoristas estadounidenses por supuestamente vender los productos sin licencia: Amazon.com, Bed Bath & Beyond, Ikea, Target Corp. y Walmart. Es raro que una acción de cumplimiento de patentes se centre en minoristas en lugar de fabricantes originales, estos últimos a menudo basados en el extranjero y por tanto más difíciles de demandar en tribunales estadounidenses. También fue inusual la elección de los regentes de solicitar una investigación por la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. (ITC) sobre la importación y venta de los productos en cuestión, acción rara vez tomada por propietarios de patentes académicos.

Ahora, buscando expandir la demanda, UC ha presentado una nueva queja y solicitud de una segunda investigación por ITC contra General Electric, Savant Systems LLC, Feit Electric Co. Inc., Home Depot, Ikea y Satco Products Inc. Esa solicitud fue concedida por ITC la semana pasada.

"Los minoristas siguen siendo responsables por infracción de patente", dice Seth Levy, socio de Nixon Peabody LLP, el bufete que representa a los Regentes de UC. "Pero los fabricantes claramente tienen una cuota de mercado significativa, por lo que tiene sentido perseguirlos directamente también".

Los regentes han expandido aún más su queja para reflejar la concesión de cuatro nuevas patentes a UC desde que se presentó la investigación inicial.

La primera investigación de ITC terminó hace aproximadamente cinco meses a petición de los regentes de UC, "principalmente porque había seguido su curso", explica Levy. "Habíamos establecido más de una docena de licencias con diferentes partes, varias de las cuales eran proveedores de algunos demandados en la acción, y se había extraído mucho valor".

Junto con el procedimiento de ITC, los regentes han presentado sus demandas en el Distrito Central de California, Tribunal de Distrito de EE. UU., sede de UC Santa Bárbara.

Levy dice que los demandantes están animados por el progreso de las acciones hasta la fecha, tanto en ITC como en el tribunal de distrito. Este último caso fue suspendido mientras avanzaba la investigación de ITC. "Tiene más sentido dejar que un caso proceda y esperar el resultado", dice Levy. La estrategia legal de los regentes ha sido mantener los casos judiciales en suspenso mientras ITC considera el asunto, un movimiento calculado para contener los costos de litigio.

Al dirigirse a los principales fabricantes de los productos de iluminación, los regentes esperan lograr acuerdos de licencia con un segmento dominante del mercado, y en el proceso crear un grupo de proveedores autorizados en los que los minoristas puedan confiar legalmente.

"Ese era muy mucho el mensaje que recibíamos de los minoristas en la fase inicial de la campaña", dice Levy. "Nos decían que deberíamos hablar con [sus] proveedores, y eso es lo que estamos haciendo. En nuestra opinión, esto tiene más sentido para todos los involucrados para seguir trabajando en esto".

UC continúa buscando nuevos acuerdos de licencia a medida que avanza la demanda, incluyendo un acuerdo con Bed Bath & Beyond. "Seguimos animados de que vaya bien", dice Levy. "El desafío práctico es que hay muchos minoristas y proveedores de estos productos, y el mercado sigue expandiéndose. Estamos teniendo estas conversaciones tan rápido como podemos identificar gente, y tan rápido como ellos quieran trabajar con nosotros".

La demanda señala una nueva agresividad por parte de instituciones académicas para proteger la propiedad intelectual desarrollada bajo sus auspicios. Muchas apenas están comprendiendo el valor de sus patentes en el mercado abierto.

UC está abierta a nombrar demandados adicionales a medida que avanza la demanda por infracción de patente, pero sigue esperando acuerdos con minoristas, fabricantes y proveedores para evitar un juicio costoso y prolongado, que no comenzaría hasta dentro de al menos un año. Las patentes en cuestión tienen unos ocho años más de vigencia, señala Levy.

"Los regentes y yo seguimos muy optimistas de que no será necesario un juicio, porque podremos resolver estos temas con cada demandado", añade. "Pero si necesitamos ir a juicio, iremos a juicio. Ciertamente estamos preparados para eso".