UC amplía la demanda de patentes contra minoristas y fabricantes

Los regentes de la Universidad de California han ampliado su innovadora demanda por infracción de patentes contra los principales minoristas y proveedores de innovadoras bombillas LED de filamento, y nombraron a un minorista y cuatro fabricantes como demandados adicionales en la acción.

Los regentes alegan que los demandantes violaron las patentes de UC sobre bombillas de larga duración y de bajo consumo que fueron desarrolladas por investigadores del Centro de Electrónica y Iluminación de Estado Sólido de UC Santa Bárbara.

La demanda inicial de UC, presentada en 2019, se dirigió a cinco minoristas estadounidenses importantes por supuestamente vender los productos sin licencia:Amazon.com, Bed Bath &Beyond, Ikea, Target Corp. y Walmart. Es raro que una acción de aplicación de una patente se centre en los minoristas en lugar de en los fabricantes originales, los últimos de los cuales a menudo tienen su sede en el extranjero y, por lo tanto, son más difíciles de demandar en los tribunales de EE. UU. También fue inusual la decisión de los regentes de solicitar una investigación por parte de la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. Sobre la importación y venta de los productos en cuestión, acción que rara vez toman los titulares de patentes académicas.

Ahora, en busca de ampliar la demanda, UC ha presentado una nueva queja y solicitud de una segunda investigación por parte de ITC contra General Electric, Savant Systems LLC, Feit Electric Co. Inc., Home Depot, Ikea y Satco Products Inc. Esa solicitud fue concedida. por ITC la semana pasada.

“Los minoristas siguen siendo responsables de la infracción de patentes”, dice Seth Levy, socio de Nixon Peabody LLP, el bufete de abogados que representa a UC Regents. "Pero los fabricantes claramente tienen una participación de mercado significativa, por lo que tiene sentido buscarlos directamente también".

Los regentes han ampliado aún más su queja para reflejar la concesión de cuatro nuevas patentes a UC desde que se presentó la investigación inicial.

La primera investigación de la ITC terminó hace aproximadamente cinco meses a petición de los regentes de la UC, "principalmente porque había seguido su curso", explica Levy. “Habíamos establecido más de una docena de licencias con diferentes partes, varias de las cuales eran proveedores de algunos encuestados en la acción, y se había extraído mucho valor”.

Paralelamente al procedimiento de la ITC, los regentes han presentado sus demandas en el Distrito Central de California, Tribunal de Distrito de EE. UU., Sede de UC Santa Bárbara.

Levy dice que los demandantes se sienten alentados por el progreso de las acciones hasta la fecha, tanto en la ITC como en el tribunal de distrito. Estos últimos casos se suspendieron mientras avanzaba la investigación de la ITC. “Tiene más sentido dejar que prosiga un caso y esperar el resultado”, dice Levy. La estrategia legal de los regentes ha sido continuar manteniendo los casos judiciales en suspenso mientras el ITC considera el asunto, una medida que está calculada para mantener bajos los costos del litigio.

Al apuntar a los principales fabricantes de productos de iluminación, los regentes esperan lograr acuerdos de licencia con un segmento dominante del mercado y, en el proceso, crear un grupo de proveedores autorizados en los que los minoristas puedan confiar legalmente.

“Ese era en gran medida el mensaje que recibíamos de los minoristas en la fase inicial de la campaña”, dice Levy. “Nos dijeron que deberíamos hablar con [sus] proveedores, y eso es lo que estamos haciendo. En nuestra opinión, esto tiene más sentido para que todos los involucrados sigan trabajando en esto ”.

UC continúa buscando nuevos acuerdos de licencia a medida que avanza la demanda, incluido un acuerdo con Bed Bath &Beyond. "Seguimos alentados de que todo vaya bien", dice Levy. “El desafío práctico es que hay tantos minoristas y proveedores de estos productos, y el mercado continúa expandiéndose. Estamos teniendo estas conversaciones tan rápido como podemos identificar a las personas y tan rápido como les gustaría trabajar con nosotros ".

La demanda señala una nueva agresividad de las instituciones académicas para proteger la propiedad intelectual desarrollada bajo sus auspicios. Muchos recién ahora están comenzando a comprender el valor de sus patentes en el mercado abierto.

UC está abierta a nombrar demandantes adicionales a medida que avanza la demanda por infracción de patente, pero sigue esperando llegar a acuerdos con minoristas, fabricantes y proveedores para evitar un juicio largo y costoso, que no se pondría en marcha durante al menos un año. Las patentes en cuestión tienen alrededor de ocho años más para ejecutarse, señala Levy.

"Los regentes y yo seguimos siendo muy optimistas de que no será necesario un juicio, porque podremos resolver estos problemas con cada encuestado", agrega. “Pero si tenemos que ir a juicio, iremos a juicio. Ciertamente estamos preparados para eso ".